原标题:IP干货——被诉技术秘密侵权时抗辩避险指南

商业秘密是指“不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。”因此,一项技术或经营信息只有具备秘密性、商业价值性和保密性的“三性”要件,才能被认定为商业秘密。司法实践中,认定一项技术或经营信息是否构成商业秘密,往往需要通过司法鉴定进行认定。

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1.  商业秘密技术鉴定的内容

侵害商业秘密类的案件中有相当一部分是技术秘密类案件。
相较于其他类型的侵权案件,技术秘密侵权纠纷在法律适用和事实认定方面均难度较高,本文旨在从商业秘密的固定、商业秘密的法定构成要件和商业秘密的内容对比等几个方面简要阐述被控技术秘密侵权时的抗辩要点,
并可作为该类案件被告的参考避险指南。

商业秘密技术鉴定包括非公知性鉴定、同一性鉴定和合法来源鉴定等。

指南1
:技术秘密侵权的被告方在应诉时首先即应当审查并挑战原告是否提交了商业秘密的载体。

对原告来说,最重要的鉴定包括非公知性鉴定和同一性鉴定。所谓非公知性鉴定,是指通过鉴定,确认原告所主张的技术信息,在鉴定基准日前“不为公众所知悉”,具有秘密性;同一性鉴定,是指通过鉴定确认被告的技术信息与原告所主张的秘密点相同或相似。

《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》(以下简称“不正当竞争案件司法解释”)第十四条规定:“当事人指称他人侵犯商业秘密的,应当对其拥有的商业秘密符合法定条件、对方当事人的信息与其商业秘密相同或者实质相同,对方当事人采取不正当手段的事实负举证责任。其中,商业秘密符合法定条件的证据,包括商业秘密的载体、具体内容、商业价值和该项商业秘密所采取的具体保密措施等。”其中,商业秘密的载体也即其作为证据提交给法院所应当具备的形式,例如图纸、报告或代码等。

对被告而言,一般举张通过非公知性鉴定、不相同或不相似鉴定以及技术有合法来源的鉴定,达到否认侵权的目的。其中,非公知性鉴定,是指通过鉴定确认原告所主张的技术信息在鉴定基准日前,属于《最高院关于审理不正当竞争民事案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款列举的不构成“不为公众所知悉”的七种情形中的一种或多种;不相同或不相似鉴定,是指通过鉴定确认被告的技术信息与原告的商业秘密既不相同也不相似;合法技术来源鉴定,是指通过鉴定,确认被告的技术信息具有合法来源,如系自行研究开发或反向工程所得。

在爱立曼电子科技(杭州)有限公司诉被告杭州易摩移动通讯技术有限公司等商业秘密侵权纠纷一案中,原告主张,其事务机密、生产技术机密、研究发明成果、研究调查结果、或资讯软件等符合商业秘密的法定构成要件;但法院认为,原告未提供有效证据证明其主张的商业秘密是否存在,致使法院无法界定其所主张的商业秘密的内容及保护范围,亦未提供有效证据证明被告共同实施了侵犯其商业秘密的行为,从而驳回了原告的诉讼请求。[1]

2.  技术鉴定的具体操作

因此,原告所提交的证据首先应当符合“载体”的要求。技术秘密侵权被诉方首先即应当审查原告是否提供了图纸、报告或代码等技术秘密载体,如果没有,则应向法院提出无法证明原告所诉之技术秘密是否存在、不能确定所诉技术秘密的内容及保护范围的抗辩。

(1)确定一个或多个“秘密点”。所谓秘密点即商业秘密权利人请求保护的非公知信息。对于技术秘密来说,其秘密点就是技术发明点,它既是原告权利的支撑点,也是判断被告是否侵权的对照物。简而言之,秘密点就是请求保护的商业秘密的具体内容,因其通常呈点状分布,故形象地将其称之为秘密点。

指南2 :被告方应当要求原告明确所诉技术秘密的具体内容。

鉴定机构应当根据原告确认的秘密点进行鉴定和比对,在鉴定过程中根据原告确定的秘密点进行科技检索、查新,甄别该秘密点是否属于公知信息。如果没有一个明确的秘密点,则无法进行科技检索查新,无法得出该秘密点是否非公知技术的结论。因此要尽量避免将原告主张的技术信息不作区分,笼统地要求鉴定机构对全套技术方案的秘密性进行鉴定。

具体内容和载体是两个不同层次的要求,是指技术信息中与公知技术相区别的技术点。被告方要求原告明确所诉技术秘密的具体内容,是一个使原告所称之“技术秘密”的内容由概括变得具体、由多变少、再与公知技术进行划界的过程,直至将原告所称之“技术秘密”归纳为一个一个的技术点。只有准确确定技术点,案件审理对象才能明确,后续的非公知性鉴定和同一性鉴定才能顺利进行。

秘密点一般以3至5个为宜,最多也不要超过10个,最少不要低于2个。

就非公知性鉴定而言,被诉方需要注意鉴定应当针对相对具体的技术点进行而非针对原告所称之全部“技术秘密”;否则,若鉴定机构在鉴定前不进行公知技术检索,鉴定专家面对混杂着众多公知技术的技术点时,往往会出于保守而基于其通常认知作出一个放之四海而皆准的鉴定结果,例如“控制系统中各个元器件的连接关系、具体结构、参数以及技术要求构成的整体应当认定为非公知技术信息”。

(2)鉴定的信息必须属于技术问题范畴,不能将法律问题交由鉴定机构判定。

就同一性鉴定而言,被诉方需要注意鉴定应当针对区别于公知技术的秘密点进行,而不应当针对囊括了公知技术的技术点进行,否则可能会得出完全不同的结果。例如,原告主张的技术信息包括特征A+B,被控侵权信息包括特征A+C,如果A是公知技术,B、C是非公知信息,在不剥离公知技术的情况下,有可能因为特征A相同而得出二者具有同一性的结论。而如果B和C是公知技术,A是非公知信息,则在不剥离公知技术的情况下,有可能因为特征B、C不同而得出二者不具有同一性的结论。

3.  确定鉴定材料

司法实践中,法院对于这一问题的拿捏并不一致,仍然有直接将原告所提交的各种图纸或全部技术内容作为委托鉴定对象的情况,被诉方在此类案件中尤应注意公知性鉴定应针对具体的秘密点,且同一性鉴定应当针对非公知的技术点,即不为公众所知悉的技术点进行。

不同的鉴定材料作出的鉴定意见肯定不同,因此确定鉴定材料非常重要,因此当事人双方均应重视鉴定材料的确定。

指南3
:被告方应审查原告所提交的技术信息是否符合商业秘密的法定构成要件。

司法鉴定是一种科学实证活动,鉴定人在诉讼案件中根据司法机构及当事人委托运用科学技术或者专门知识从事鉴定活动,并且对诉讼涉及的专门性问题进行鉴别和判断提出鉴定意见,以协助法官理解和认知案件所涉及的“专门性”或“技术性”问题。作为当事人,应当重视司法鉴定在商业秘密纠纷案件中的应用,积极配合、协助司法鉴定机构作出公平合理的鉴定结论。

原告所提交的技术信息需符合法定的构成要件才能成为合法的诉讼权利基础。《反不正当竞争法》第九条第三款规定:“本法所称的商业秘密,是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息和经营信息。”即商业秘密应当具备秘密性、实用性和保密性三个要件。司法实践中争议焦点主要集中于秘密性和保密性两点。

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